ところが、最近公開されているシステム系の出願の中に、実際には「使えない」ものが目に付く。特許請求の範囲（＝いわゆる『請求項』）に欠陥を含んでいるためだ。

例えば、あるシステム開発会社が、携帯端末に対するコンテンツ配信サービスを考案し、以下の特許を取得したとする。請求項：「…というプログラムで動作するサーバと、コンテンツを受信する携帯端末とを備える…システム」が、残念なことに、この請求項ではライバル会社のアプリケーションソフトを押さえられない。

なぜなら、権利侵害として認められるためには、原則として同一の実施者が構成要素のすべてを用いて実施していなければならないからだ。

つまり、請求項で「…プログラムで…サーバと、…携帯端末とを備える…」と書いたということは、その構成要素であるプログラム、サーバ、携帯端末、のすべてをライバル会社が実施していなければならない。

しかし、ライバルが「実施」しているのは「プログラム」のみ。「サーバ」と「携帯端末」を実施しているのが別の通信会社である場合、ライバル会社の行為は、権利侵害には当たらないのだ。

それでは、この発明の請求項が「～というプログラムを格納したサーバ」で登録されている場合はどうだろう。

やはり権利行使は難しい。なぜなら、サーバを保有するのは、自社の納品先である通信会社である。顧客に納品するために他社としのぎを削り特許出願をおこなっているのに、その大事な納品先を訴えるのは全く無意味となる。

この出願の目的は「ライバルを押さえる」ことであるから、今回特許請求の範囲は「…プログラム」とすべきだろう。

昨今の「使えない」特許多発の背景には、インターネットを利用したオープンシステムの登場がある。オープンシステムは、従来の「一社が囲い込む」状態と異なり、様々なメーカーのソフトウェアやハードウェアによって構築されている。従って、旧来の権利取得の考え方では対応できないのだ。

「使える」特許にするためには、権利を行使する先はどの会社なのか、その商品の実際の流通経路・利用状況はどのようになっているのか、などの具体的態様を考慮する必要がある。

お金を稼ぐ特許には２種類あります。１つは、いわゆる「大発明」です。画期的で、それまでの流れを変えることが一目瞭然。このような「大発明」は、技術的に立派なので順調に特許として認められます。そして、お金もたくさん稼ぎます。「独占」することで優れた製品を強力に市場に送り出したり、「ライセンス」して他社の使用を認めることで多額の実施料が入ってきたり。クロスライセンスして他社の有力な特許を使用できたりもします。
そして、稼ぐ特許のもう１つは、「小発明」です。ちょっとしたことなのに、「その製品を作るにはどうしても使わざるを得ない」「それがないと不便で仕方がない」「別の構成や方法だとあまりにも非効率的になってしまう」…こんな特許は、たとえ小発明であっても十分「稼ぐ特許」になりうるのです。

しかし、なんと言っても「小発明」。一見すると、ちょっとした思いつきのようにしか見えません。技術的に脚光を浴びないことも多いので、最初の段階から社内の評価が低くなりがちです。明細書作成時にも掘り下げられることなく、クレームも十分吟味してもらえず、審査請求さえしてもらえないかも知れません。これではたとえ良い発明であっても日の目を見ることなく埋もれていってしまいます。

小発明特許を生かすには、知財担当者や特許事務所の細かい目配り心配りが必要です。 船津特許事務所では、稼ぐ特許の条件として、次の３点を提案しています。

1. 有用性＝便利である
2. 回避困難性＝構成的に回避しにくい、又は回避するのはコストや性能の面で非現実的
3. 侵害の発見容易性＝「使ってますね」と言える証拠が残る

この３つのポイントで特許をチェックします。出願後の中間処理でも、単に特許を取ることだけを目的とするのではなく、ターゲットを絞って特定の他社製品をカバーするように補正していきます。そういった細かい手入れを経て、単なる「小発明」が「稼ぐ特許」に生まれ変わっていくのです。

「小発明」と思っていたものが、実は「稼ぐ特許」に生まれ変わる場面をいくつも見てきました。だからこそ、小発明特許に対しても、否、小発明特許に対してこそ、発明を十分掘り下げて吟味したクレームを作成します。取りこぼしなくしっかり特許を取り、稼ぐ特許作りを目指します。

出願審査請求の手続きをした案件について、審査官が「既に出願されている他の発明と同じ」「従来技術から容易に考えつく」等と判断した場合、それを「拒絶理由」として書面で通知します。「拒絶理由通知」とは、名称からして絶望的な響きがありますが、実際には「拒絶理由」に対して、それらを解消するために意見書や補正書を提出することができます。

「拒絶理由通知」に対しては以下のような対応が考えられます。

• ・意見書＝審査官の認定に対して反論します。
• ・補正書＝特許請求の範囲の補正を行って、拒絶理由通知書で示された拒絶の根拠を解消して権利化をはかります。
• ・出願の分割＝出願から一部の発明を抜き出して、別の新しい出願とします。
• ・出願の変更＝特許出願した発明を、実用新案登録出願や意匠登録出願に変更します。

代表的な拒絶理由と意見書の対応は以下の通りです。（以下、・特許法条文＝概念・意味→対応の順）

• ・第29条2項＝進歩性（「他の公知発明から容易に考えつく」）
  →他の発明では容易に実現できない点、他の発明では得られない本願の構成及び効果を意見書で主張する。
• ・第36条＝記載不備→記載内容を審査官の指摘に合わせて適正化する。

単に登録を狙うだけであれば、請求項に大きく補正を加えて限定する方法も考えられます。しかし、それでは権利範囲を著しく縮小してしまうことになります。「特許権侵害だ」と他社に対して警告騒ぎを起こしたものの、実際に請求項から判断すると権利範囲が狭すぎて適用できずに尻すぼみ、というニュースも耳にします。

拒絶理由通知に対しては、安易な限定は避け、自社の事業や他社の技術動向に沿った特許権獲得を目指すことが重要です。

その発明で事業を実施し利益を生み出す仕組みになっていない場合、ビジネスとして特許出願する必要はありません。自分で事業を実施せず権利取得後に他社からライセンス収入することは、実際にはかなり厳しいと覚悟してください。

社内での検討会などで発明者が第三者に説明することは、気づかなかった問題点や新しいヒントを発見することにもつながります。

特許は、ひとつ出願すればもう大丈夫、ではありません。一旦出願した特許を生かしていくためには、明確な特許戦略、さらには事業戦略まで踏み込んで、継続的に出願やその後の改良案の出願を行っていくことが必要です。

まず、挙げたいのは、特許出願を機に自社の製品及びサービスについての認識の共有化が強くなる点だ。当事務所では、特許明細書を書き上げるに当たって、当初クライアントから渡された内容以外にもできるだけ広い・強い範囲の権利を押さえるような記載に気を配る。元のアイデアは同じでも、特許明細書に記載した細かな表現の違いが権利範囲の広さや強さに大きく影響を与えることになるからだ。

現状の段階での権利はもちろん、将来的にもできるだけ広い範囲を押さえる為には、その製品やサービスの方向性を確認する必要も出てくる。

「このシステムを、ポータブル機器にも適用すると？」「インターネットで提供する計画は？」…

こちらで作成した特許明細書をクライアントへ提出すると、あらためて内容の確認作業が始まることも多い。会社の上層部を始めシステム開発や営業の担当者を含めたブレーンストーミングが開催されることもある。そしてこれが、結果的に現状及び将来に向けての認識を関係者が共有し、その後の改良のヒントを得る機会になっている。

特許出願は､他社との差別化を図り､今後の方向性を決定する上でも有効な作業となる｡
出願明細書に取り組むに当たっては、発明のどこに特許性を主張するかを明確にするために、他社の先行出願状況を調査する。従来の技術群を把握することで、当該分野における他社動向が把握でき、自社のポジションが浮かび上がってくる。自社の強みを認識し、今後力を入れていく分野を再確認することができるのだ。
また、出願を広くアピールすることで他社の参入を阻止し、先行者としての優位性も確保できる。更に、特許出願は、係る技術がその会社で創作されたことを示す、いわば公的なオリジナリティの証明である。出願件数及び特許保有件数は、技術力・創造力を判断するバロメータとして利用できる。

自社の出願が特許になるということは、社員にとって励みになるものだ。「特許出願を推進する」＝「社内のアイデアを吸い上げる」ことで、社内での創造活動を活性化することになる。
一部の社員のみの出願であった状態から他の社員への広がりを意図することで社内の技術レベルしいては社員の志気を押し上げる結果ともなる。